חוקי סימני מסחר בישראל – החלטת BIG DEAL

דין סימני המסחר הישראלי מושפע בהרבה מחוק סימני המסחר האמריקאי והמשפט המקובל בכלל. הוא מאופיין בבחינה קפדנית ביותר של בקשות לרישום סימני מסחר, הן מטעמים מהותיים, כגון האופי המתאר של סימן המסחר (אף עבור סימן מעט מעוצב) והן מטעמים יחסיים, כגון קיומו של סימן מסחר דומה קודם. החלטת BIG DEAL מהווה המחשה טובה לפרקטיקה של המשרד הישראלי, המפעילה מידה רבה של גמישות וחופש פעולה רחב יחסית, במטרה להגן על האינטרסים של הצרכן.

אף על פי שדין סימני המסחר הישראלי מושפע בהרבה מהפרקטיקה הנהוגה בארצות הברית ובאופן כללי יותר במדינות המפעילות משפט מקובל, הוא נבדל ממנה במידת גמישות רבה יותר, משקל רב הניתן לתפיסת הסימן על ידי הצרכן והגנת הצרכן.

החלטת BIG DEAL שניתנה לאחרונה על ידי המשרד הישראלי מהווה דוגמא טובה לפרקטיקה זו. החלטה זאת מסמנת את סיומו של קרב של קרוב לשלוש וחצי שנים בין העיתון הלאומי המפורסם "ידיעות אחרונות" ובין רשת חנויות ישראלית המפיצה מוצרי צריכה שונים.

סימן המסחר BIG DEAL (מס' 234855) הוגש ב-3 בנובמבר 2011 בצורה של לוגו צבעוני, על ידי חברת "ידיעות האינטרנט" הישראלית שבשליטת העיתון  "ידיעות אחרונות". סימן מעוצב זה מורכב מהמילה BIG אשר מעליו נמצא הלוגו של אתר החדשות המקוון של העיתון והמילה DEAL באותיות בצבע טורקיז המונחות מעל הביטוי "אתר המכירות של המדינה" באותיות קטנות ובעברית: 

בקשה לרישום סימן מסחר זאת, אשר הוגשה בנובמבר 2011, בסוג 35 עבור השירותים "קידום מוצרים של אחרים, דהיינו, אספקת קופונים, הנחות ושוברים למוצרים של אחרים", אושרה ביום 19 במאי 2013 על ידי הרשות ופורסמה להתנגדות ביומן סימני המסחר בסוף מאי 2013
.
פרקטיקה של בחינה קפדנית

מאחר שהמשרד הישראלי עדיין לא התאושש לחלוטין מעומס העבודה שנגרם בעקבות הצטרפותה של ישראל למערכת סימני המסחר הבינלאומיים של מדריד, תקופת הבחינה של בקשות לרישום סימני מסחר עדיין ארוכה יחסית (כ-16 חודשים).

בדומה למשרד האמריקאי ה-USPTO, המשרד הישראלי מפעיל בחינה קפדנית (מטעמים מהותיים ויחסיים), ורשימות כלליות של מוצרים או שירותים או כותרות כלליות מתקבלות בדרך כלל במקרים חריגים בלבד.

אחד מהנהלים המיוחדים שלו נוגע לציטוט של סימנים קודמים וסירוב שיטתי לרשום סימן הדומה לסימן קדום שכבר נרשם בישראל. הייחודיות שלו בעניין זה מבוססת על האופי המיוחד של האותיות העבריות, אושר הופך את הצרכן הישראלי הממוצע לפחות רגיש להבדלים הפונטיים בין הסימנים הכתובים באותיות לטיניות. לפיכך, המשרד הישראלי מצטט באופן קבוע סימנים קודמים, אשר דומים מעט לסימן החדש עבור אוזן אירופית. לדוגמא, הסימן ONESTO נחשב בעבר על ידי המשרד הישראלי כסימן דומה לסימן ENSTO.

כאשר טרם נרשם הסימן המצוטט, המשרד יוזם הליכי ריב בהתאם לסעיף 29 לפקודת סימני המסחר, בין הבקשות המתחרות לרישום סימני המסחר. בהליך מסוג זה, המבקשים לרישום סימנים דומים רשאים לנסות להגיע להסכמה או לבחור להתקדם להליכים משפטיים בפני הרשם, כאשר כל צד ינסה להוכיח שיש לו יותר זכויות בסימן שלו מאשר ליריב שלו.

במקרה בו נפתח הליך ריב על פי סעיף 29, שלושת הקריטריונים המשמשים לקביעת העדפה לרישום סימן מסחר אחד על פני השני, הם הבאים: מועדי הגשת הבקשות, השימוש בסימנים שלפני ואחרי מועדי הגשתם (במיוחד בישראל) ותום לבם של הצדדים. יש לציין כי לקריטריון של מועד ההגשה יש בדרך כלל חשיבות משנית.

ההתנגדות שהוגשה נגד הבקשה

לאחר פרסום הסימן בביומן, קיימת תקופה של שלושה חודשים על מנת להגיש התנגדות.

כך הוגשה התנגדות ב-14 באוגוסט 2013 נגד הבקשה לרישום סימן המסחר על ידי חברת ה.א.ב. טריידינג בע"מ, אשר הינה הבעלים של סימן המסחר המילולי מספר 131862 – BIG DEAL אשר נרשם ב-2 בספטמבר 2003 בסוג 35 עבור השירותים "חנות למכירת צעצועים, כלי מטבח, כלים חד פעמיים, כלי בית, ביגוד לילדים, ספרים וספרי ציור".

המתנגדת הינה חברה ישראלית שבבעלותה רשת חנויות שקיימת מאז 1993 תחת השם BIG DEAL, שבעבר ספרה 13 חנויות בישראל וכעת, לאחר סגירתן של כמה מהן במהלך השנים, 8 חנויות בלבד. חנויות אלה מציעות למכירה מגוון מוצרים במחירים אטרקטיביים.

בתמיכה בהתנגדותה, טוענת המתנגדת כי הסימן שלה משמש למכירת מגוון רחב יותר של סחורות מזה שמצוין ברישום, כי הסימן הפך לסימן מסחר ידוע וכי הצרכן עלול לחשוב שהסימן החדש שהוגש קשור לרשת החנויות שלה, מה שיגרום לתחרות בלתי הוגנת. המתנגדת מוסיפה כי הסימן המבוקש הוגש בחוסר תום לב על ידי המבקשת בידיעה על קיומו של הסימן הקודם.

בתגובה לטענות אלה, השיבה המבקשת כי הסימנים מספיק שונים. היא הוסיפה כי לא הייתה לה שום ידעה לגבי סימן המסחר של היריב בעת הגשת הסימן שלה, שברגע שנודע לה, היא שלחה לה מכתב ובו בקשה להסכם דו קיום, וכי רק אחרי שנדחתה בקשתה כאמור, היא החליטה להגיש את בקשתה לרישום סימן המסחר.

סעיף 30 (א) לפקודת סימני המסחר הישראלי משנת 1972, מאפשר רישום מקביל של סימני מסחר דומים בתנאים הבאים: "ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם".

בפועל, הרשם אינו מחויב לאשר רישום מקביל של סימנים דומים, אם הוא סבור כי רישום כזה עלול לגרום לבלבול בקרב הצרכנים. במקרה כזה, הגנת האינטרס הציבורי עדיפה על פני הסכם פרטי המחייב את הצדדים.

נוהל ציטוט סימנים קדומים בישראל

בתיק של BIG DEAL, המבקשת מציינת כי המתנגדת לא הגיבה עד שקיבלה את ההודעה מאת הרשות בדבר פרסום סימן המסחר שלה, למרות שאתר האינטרנט שלה היה פעיל כבר כשלוש שנים.

יש לציין, כי במהלך הבחינה של סימן מסחר בישראל, כאשר מצטטים סימן מסחר קודם כנגד רישומו של סימן חדש, ניתן להגיש טיעונים לבוחן המבוססים על ההבדלים בין הסימנים ו/או המוצרים (או שירותים) בהם מדובר. כאשר טיעונים אלו מצליחים לשכנע את הבוחן כי ניתן לבטל את הציטוט, נהוג להתנות את ביטול הציטוט בהסכמת המבקש החדש כי הודעה בנוגע לפרסום הסימן להתנגדות תועבר לבעלים של הסימן הקודם.

מדובר בדרישה סטנדרטית שנועדת לתת לבעל סימן המסחר הקודם הזדמנות להתנגד לרישומו של הסימן החדש אם ירצה בכך. באופן כזה, נשמרות זכויותיו של בעל הסימן הקודם, מבלי שסימן זה יצוטט באופן רשמי כנגד רישום הסימן החדש. זה כנראה מה שקרה בתיק הזה ולחברת ה.א.ב. טריידינג בע"מ נודע על הסימן המתחרה רק בעת קבלת הודעה זו.

הליך ההתנגדות

בהמשך, הצדדים הגישו את הוכחותיהם זה אחר זה, המורכבות בעיקר מתצהירים של מנהלי החברות הנוגעות בדבר – חלק מתצהירים אלו היו כפופים לצו חיסיון ולא היו גלויים לרשות הציבור – חוות דעת מומחים שונות, כגון חוות דעת של מומחה לשוני וחוות דעת של מומחה בסטטיסטיקה, כמו גם סקר דעת קהל.

מגוון החלטות ביניים הנוגעות לראיות אלו ניתנו על ידי הרשם.

לאחר מכן התקיים דיון ברשות בירושלים, שם נחקרו הצדדים והעדים שלהם לפני שכל צד הגיש את הסיכומים שלו.

הפוסקת התחילה בהחלטתה בבחינת בקשה לביטול אחד התצהירים, בנימוק שהוא כולל עובדות שאינן ידועות באופן אישי למצהיר וטענות משפטיות אחרות.

יצוין כי ההליכים שמתקיימים בפני המשרד הישראלי מוסדרים בעיקר על ידי פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 וכן על פי תקנות סימני המסחר – 1940. כל נושא שאינו מוסדר בחוקים אלו צריך להיבחן באופן עקרוני על פי החוק הרגיל המסדיר את ההליכים האזרחיים, דהיינו, תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984.

בפועל, פרשנות הרשות של החוקים גמישה יחסית ומאפשרת גישה פרגמטית לנושאים פרוצדורליים.

לפיכך, הפוסקת החליטה לגבי התצהיר אשר המתנגדת ביקשה לבטל, לקחת בחשבון בתצהיר את הנתונים המוכרים באופן אישי למצהיר בלבד, ולתת משקל מופחת לשאר הצהרותיו. היא הסתמכה לצורך כך על החלטה קודמת של הרשות.

האם הסימן BIG DEAL מהווה סימן מוכר היטב בישראל?

לאחר מכן, פונה הפוסקת לבחינת השאלה הנוגעת למוניטין של סימן היריב, כלומר הסימן המילולי BIG DEAL.

סעיף 1 לפקודת סימני המסחר מגדיר סימן מסחר מוכר היטב כדלקמן:

"סימן מסחר מוכר היטב" – סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק";

סימנים מפורסמים נהנים בישראל, כמו במדינות רבות, מהגנה מוגברת שנקבעה בסעיף 11(14) לפקודה:

"11. סימנים אלה אינם כשרים לרישום:

(14) סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש."

הקריטריונים המשמשים כדי לבדוק אם סימן רכש לאורך הזמן אופי מבחין, כפי שנקבעו בהחלטות קודמות של הרשם, הינם כדלקמן:

·      מידת ההכרה של המותג;
·      היקף ומשך השימוש בו;
·      היקף המכירות וכוח החדירה לשוק;
·      היקף הפרסום עבור המותג ומשכו;
·      מידת המודעות למותג, מידת השימוש, הרישום והאכיפה;
·      מידת המקוריות של הסימן ומידת השימוש בסימן או בסימנים דומים על ידי צדדים שלישיים;
·      המוניטין של המותג ביחס למוצרים ולשירותים בהם מדובר.

הסימן של המתנגדת אינו סימן מוכר היטב

לאור הראיות שהגישה המתנגדת בנוגע לשימוש בסימן שלה, ובמיוחד המחזור שנבע ממכירות בחנויותיה ומשאבי הפרסום הנמוכים והמוגבלים יחסית עבור התקופה שהסתיימה בשנת 2012, הפוסקת קבעה כי אין עדות לכך שהסימן BIG DEAL הפך לסימן מוכר היטב או שהסימן מזוהה באופן ברור על ידי הצרכנים כמתייחס לשירותים הניתנים על ידי המתנגדת.

יתר על כן, שימושה של המתנגדת בסימן המסחר BIG DEAL בצורות שונות, עם טקסטים או אלמנטים מעוצבים אשר השתנו לאורך הזמן, מצמצם את מידת ההיכרות של הסימן על ידי הציבור בצורתו המילולית לבדה.

באשר למחזור, הפוסקת מציינת את היעדרם של נתונים גלובליים מדויקים מספיק לגבי המכירות, בשל העברת נתונים המתייחסים לתקופת זמן מוגבלת, לחנות ספציפית בלבד או נתונים גלובליים שאינם מפרטים את חלוקת הרווחים בין נקודות המכירה השונות.

יש לציין בהקשר זה, כי מרבית הכישלונות בהוכחת אופי מבחין הרכש של סימן לרשות הישראלית, נובעים מחוסר ראיות מספיקות או אפילו מטענות שאינן נתמכות בראיות (בדרך כלל בצורה של תצהירים). בדרך כלל, הרשם דורש תיעוד מדויק ומוכח כדי לתמוך בטענות שנטענו, במיוחד כשמדובר בהוכחת השימוש האינטנסיבי בסימן מסחר ולפעמים, קשה לאסוף את כל הנתונים והמסמכים הנדרשים.

הסיכון לבלבול בין הסימנים

בהמשך הפוסקת בוחנת את סוגיית הסכנה לבלבול בין הסימנים.

סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר קובע:

11. "סימנים אלה אינם כשרים לרישום:

(9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;"

הקריטריונים לבלבול

בישראל, מידת הדמיון בין הסימנים נמדדת על פי "המבחן המשולש" שנקבע בפסיקה:

·      מבחן המראה והצליל;
·      מבחן סוג המוצרים, הלקוחות ואמצעי השיווק;
·      נסיבות אחרות של המקרה.

מבחן השכל הישר התווסף מאוחר יותר למבחן המשולש הזה. ברור כי קריטריונים אלו מעניקים לרשם חופש פעולה נרחב בהחלטותיו.

הנטל להוכחת כשרותו של סימן לרישום מוטל באופן עקרוני על המבקש, כאן, העיתון "ידיעות אחרונות". אולם, במסגרת התנגדות, על המתנגד להביא קודם ראיות לתמיכה בהתנגדות על מנת להעביר את נטל ההוכחה למבקש.

ההשוואה חייבת להתבצע על ידי התבוננות בסימנים במלואם, תוך התחשבות בזיכרונם הבלתי מושלם של הצרכנים.

הפוסקת סבורה כי קיימים הבדלים משמעותיים במראה ובצליל בין שני הסימנים, בשל העיצוב, הצבעים והוספת הטקסט המופיעים בסימן המבוקש. טיעוניה של הפוסקת בעניין זה, המפרטת את התוספות לסימן נשוא ההתנגדות, הינם יחסית די חלשים, מכיוון שהסימן הרשום של מתנגדת מהווה סימן מילולי טהור.

לפי החוק הישראלי, סימן מילולי רשום אמור ברוב המקרים להעניק הגנה מקסימלית לבעליו, ללא קשר לצורות, לצבעים, לווריאציות או לתוספות של הסימן. במקרה שבנדון, דומה כי הוספת הטקסט, האותיות הקטנות והצבע טורקיז אינם מהווים אלמנטים משמעותיים מבחינה ויזואלית המצדיקים להערכתנו, לחרוג מהכלל.

ככלל, סימן מעוצב נחשב לשונה מספיק מסימן מילולי, כאשר הוא מאופיין בעיצוב, בלוגו או בצבעים מקוריים ויצירתיים מספיק כדי שהעין בסופו של דבר תימשך יותר לאלמנטים המעוצבים מאשר למילים הכלולות בסימן.

לגבי סוג הלקוחות, הפוסקת מכירה בכך שקבוצת הצרכנים הנוגעים לשני המותגים זהה, כלומר כלל הצרכנים הישראלים.

באשר לסוג המוצרים/השירותים המוצעים, הפוסקת סבורה כי קיים הבדל ברור בין השוברים שמפיצה המבקשת באמצעות אתר האינטרנט שלה, המאפשרים לרכוש מוצרים בתחומים שונים (תיירות, אופטיקה, רכב, ריהוט, ספורט וכו') ובין חנויותיה של המתנגדת המציעות מוצרים מוחשים למכירה ישירה. העובדה שהמתנגדת הציעה מדי פעם את מוצריה באמצעות קופונים אינה משנה את דעתה.

שוב ראוי לציין כי הפוסקת מייחסת חשיבות מזערית לשירותים בסוג 35 המפורטים ברשימות שני הסימנים, אם כי היא מציינת בעניין את טענותיה של המתנגדת בדבר שימוש נרחב יותר במותג, ומעדיפה להתמקד באמצעי השיווק האמיתיים של המוצרים/השירותים תחת הסימנים. שיטה זאת אופיינית לגישה הפרגמטית מאוד של הרשות הישראלית על ידי בחינת השימוש בפועל בסימני מסחר.

הנסיבות האחרות של המקרה הנוכחי מאפשרות להתייחס בעיקר להתנהגות הצדדים ולתום לבם.

סימן המסחר הרשום הינו סימן מוכר היטב
הפוסקת מציינת לעניין זה כי הסימן  הנצמד לסימן המוגש הוא ללא ספק סימן מוכר היטב של העיתון המקוון של "ידיות אחרונות" (www.ynetnews.com), המאפשר למנוע בלבול בין הצדדים. המבקשת הוכיחה כי סימן המסחר המבוקש רכש בעצמו אופי מבחין מאז רכישת האתר  "www.bigdeal.co.il" בשנת 2010.

הוספת סימן הבית לסימן המבוקש, המוכר בעצמו כסימן מפורסם, מהווה גורם מכריע בהחלטה. תוספת זו מאפשרת לצרכנים לזהות בבירור את מקור השירותים המוצעים וכך להבדיל בין הסימן המבוקש וסימן המתנגדת.

בעניין זה, הפוסקת דוחה את הבקשה לדחות את תוצאות סקר חוות הדעת שהוגשו כראיה על ידי המבקשת, מחוסר אובייקטיביות לכאורה (שאלות מנחות) ומדגם אוכלוסייה לקוי, ומאשרת את קבילותן על בסיס תשאול העדים בדיון וסיכומיה של המבקשת.

על פי סקר זה אשר בוצע מול 610 אנשים, 78% מהנשאלים ייחסו את הסימן BIG DEAL לאתר האינטרנט של המבקשת, העיתון "ידיעות אחרונות", ולא לרשת החנויות של המתנגדת.

הפוסקת סבורה כי כל האלמנטים הללו מאפשרים לקבוע כי הסימן המבוקש רכש אופי מבחין ומפורסם כמשמעות הפקודה, ביחס למכירה מקוונת של קופוני רכישה, מה שמקטין את הסבירות לבלבול בין הסימנים.

לפיכך, הפוסקת קבעה כי לא קיים סיכוי כלשהו לבלבול בין שני הסימנים על ידי הצרכנים.

לאחר מכן, היא דוחה את טענותיה של המתנגדת בדבר הבלבול שנגרם בפועל בין הסימנים, בהתבסס על קבלת תלונות טלפוניות רבות שנועדו למעשה למבקשת, ומגדירה בלבול זה בתור טעות אדמיניסטרטיבית (שנגרמה ממסירת מספר טלפון שגוי על ידי בזק) הגורמת אי נוחות לצרכנים. היא מבססת את החלטתה על הספר הבריטי Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names.

יצוין כי בהיעדר פסיקה ישראלית, הרשם נוהג להסתמך באופן קבוע על ספרים או אפילו החלטות שמקורם במקומות בהם חל המשפט המקובל, ולעיתים אף על חוק סימני המסחר האירופי.

לפיכך, הפוסקת דוחה את ההתנגדות ומאשרת את רישומו של הסימן המבוקש.
החלטת BIG DEAL משקפת את ניצחונם של החזקים על הצנועים ואת חשיבות השימוש והמוניטין בדיני סימני המסחר הישראליים, שלעתים גוברת על הזכויות המוקנות מסימן מסחר קודם שנרשם כדין.