ישראל: הסכמי דו-קיום לא תמיד מספיקים כדי לאפשר רישום של סימני מסחר דומים

בישראל, הגשה של הסכם דו-קיום לא תמיד מספיקה על מנת לאפשר את הרישום של שני סימני מסחר דומים במרשם. למעשה, הרשם אינו חייב לבטל ציטוט של סימני מסחר קודמים או הליך ריב בין בקשות לרישום סימני מסחר דומים, לאחר הגשת הסכמי דו-קיום או מכתבי הסכמה. הוא יסרב לעשות כך במיוחד במקרים בהם הוא יהיה סבור כי הרישום המקביל של סימני המסחר עלול לגרום להטעיית הציבור.

חברת Biosensors Europe SA הינה הסניף השוויצרי של תאגיד בינלאומי מסינגפור אשר עוסק ביצור ושיווק מוצרים קרדיולוגיים. ביוסנסורז הגישה ביום 31 ביולי 2011 שתי בקשות לרישום סימני המסחר "Biomatrix Flex" ו-"Biomatrix", שתיהן עבור "התקנים רפואיים, בפרט, תומכנים (סטנטים) ותומכנים (סטנטים) מפרישי תרופה" בסוג 10. הבקשות אושרו ופורסמו להתנגדות ביום 31 ביולי, 2012.

ביום 1 באוגוסט, 2012, החברה הישראלית ביומטריקס בע"מ אשר עוסקת בפיתוח, יצור ושיווק של ציוד רפואי חדשני, הגישה שתי בקשות לרישום סימן המסחר "Biometrix" (סימן מילולי וסימן מעוצב) בסוג 10, עבור מוצרים קרדיולוגיים שונים כגון קטתר, מערכות השגחה או ניקוז, ציוד לרנטגן לב ומכשירים אחרים, כאשר מצויין מפורש כי הרשימה אינה כוללת סטנטים.

באותה עת, הגישה ביומטריקס בקשה לבחינה מזורזת של הסימנים וצירפה לבקשתה תצהיר אשר פירט את הסיבות לבקשה כנדרש על ידי סעיף 22(ג) לתקנות סימני המסחר. בתצהיר זה, מנכ"ל החברה טען כי רישומם של הסימנים הינו דחוף מאחר שנודע לו כי מוצרים רפואיים הנושאים סימן מסחר דומה עומדים להיכנס לשוק הישראלי.

הבוחן השיב לבקשתה לבחינה מזורזת של ביומטריקס והודיעה על הפרסום החדש של סימני המסחר של ביוסנסורז "Biomatrix Flex" ו-"Biomatrix", וכי אם לא תוגש התנגדות לרישום סימנים אלו, לא תהיה ברירה אלא לצטט אותם כנגד רישומם של הסימנים "Biometrix" בהתאם לסעיף 11(9) לפקודת סימני מסחר. ביומטריקס אימצה את הצעתו של הבוחן והגישה התנגדות כנגד רישומם של הסימנים של ביוסנסורז.

במקביל, ביומטריקס וביוסנסורז החלו לנהל משא ומתן להסכמה הדדית בדבר דו-הקיום של הסימנים בישראל. הם הגיעו להסכמה בעניין והגישו לרשם הפטנטים את ההסכם ביום 24 במרץ, 2013 יחד עם בקשה למחיקת הפריט "התקנים רפואיים" מרשימת הסחורות הנכללת בסימנים "Biometrix".

הפוסקת ביקשה מהצדדים להגיש את ראיותיהם וטענות על מנת לשכנע כי לא יהיה ברישום המקביל של הסימנים "Biomatrix" ו-"Biometrix" כדי להטעות את הציבור.

ביוסנסורז הסבירה בתצהיר כי הסימן "Biomatrix" מיועד לסימון סטנטים בלבד, דהיינו, התקנים רפואיים אשר מושתלים בגוף המטופל במהלך פרוצדורה קרדיולוגית פולשנית (צנתור), מנגד המוצרים של ביומטריקס אשר הינם התקנים רפואיים שאינם מושתלים. ההתקנים של ביוסנסורז מיועדים לשימוש על ידי צוותים רפואיים בלבד בתחום הקרדיולוגיה ומשווקים אך ורק לקהל מקצועי. ביוסנסורז הוסיפה כי מעולם לא אירעה טעות בקרב הצרכנים בין המוצרים של כל אחד מהצדדים.

ביומטריקס הצהירה בתצהיר כי הסימן שלה מיועד לציוד רפואי חדשני לשימוש ביחידות טיפול נמרץ או בחדרי ניתוח ושהיא לא שיווקה אף פעם סטנטים. ביומטריקס הוסיפה כי שני הסימנים קיימים במקביל בשוק הישראלי מזה 5 שנים ושהם מעולם לא קיבלו פניה שגויה מציבור הלקוחות לקבלת מוצרים השייכים לביוסנסורז.

בהחלטתה מיום 23 בפברואר, 2014, הפוסקת הבהירה כי רישום מקביל של סימנים דומים מותר לפי סעיף 30(א) לפקודת סימני מסחר, הקובע כדלקמן: "ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם."

הפוסקת הדגישה את חשיבות רכיב תום הלב וקבעה שהצדדים לא פעלו בחוסר תום לב במקרה הנוכחי.

הפוסקת ניתחה בהמשך את ההבדלים בין הסימנים, וקבעה כי ההבדל היחיד בין הסימנים "Biomatrix" ו-"Biometrix" נמצא באותיות "e" לעומת "a", כאשר התחילית "bio" מהווה רכיב תיאורי. לפי דעתה, הוספת האלמנט התיאורי "Flex" לסימן "Biomatrix" והעיצוב המינימלי של הסימן  אינם משפיעים רבות על אופן הביטוי הדומה של הסימנים.

בנוסף, הפוסקת ציינה כי המוצרים בהם מדובר אינם שונים מספיק וכי הצרכנים עלולים להאמין בטעות כי מקורם זהה. בתמיכה לטענתה, הפוסקת ציטטה את תצהירה של ביומטריקס במסגרת בקשתה לבחינה מזורזת של סימניה, בו היא ציינה כי מדובר במוצרים הנכללים בסוג 10, אשר הינם כולם מוצרים רפואיים המשמשים להצלת חיים וכי השימוש בסימן דומה על גבי מוצרים אלו עלול לגרום נזקים קשים למבקשת. השימוש על ידי הפוסקת בטענותיה של ביומטריקס במסגרת הבקשה לבחינה מזורזת לצורך הליך מאוחר יותר של התנגדות ראוי לציון.

בהחלטתה, הפוסקת הוסיפה כי המוצרים בהם מדובר דומים, שהם משווקים באמצעות צינורות שיווק דומים לקהל דומה של צרכנים (עובדים מקצועיים בתחום הבריאות).

כמו כן, הצדדים לא הוכיחו כי הסימנים רשומים במקביל במקום אחר בעולם. הפוסקת הוסיפה כי, מאחר שביומטריקס לא הביאה ראיות ממשיות לשימוש בסימניה, אין ביכולתה לקבל את הטענה שהסימנים קיימים זה לצד זה בשוק הישראלי מזה 5 שנים ללא טעות כלשהי בקרב הציבור.

לאור האמור לעיל, לא שוכנעה הפוסקת כי הרישום המקביל של "Biomatrix" ו-"Biometrix" אינו עלול להטעות את הציבור וביקשה מביוסנסורז להגיש את הודעתה שכנגד כדי להמשיך את הליך ההתנגדות.

החלטה זאת נלקחה בהתאם לפרקטיקה הישראלית לגבי סימני מסחר, על פיה הרשם אינו חייב לאשר את הרישום המקביל של סימנים דומים עד כדי הטעיה, במיוחד כאשר רישום כזה עלול ליצור בלבול בציבור. במקרה כזה, תהיה עדיפות להגנה על אינטרס הכלל על פני הסכם מחייב בין צדדים פרטים.