ידוע כי לצבעים יש חשיבות משמעותית במיתוג וברמת חשיפת סימן המסחר לצרכנים. צבעים מהווים כלי שגור במיתוג מוצלח ומיועדים לשפר את זיהוי המוצרים עם מקורם, זאת על מנת לסייע לצרכן להבדיל באופן ברור בין מוצרים אלו לבין מוצרים של יצרן אחר. הסמל של מקדונלד'ס למשל היה בוודאי נתפס בצורה שונה לולא צבעיו האדום והצהוב, כמו גם הסמל הכחול של לייף המופיע על כל מוצרי סופר-פארם.
אולם, כאשר מדובר ברישום סימני מסחר, השאלה הינה: איזו גרסה של הלוגו יש להגיש לרישום, שחור-לבן או בצבע? איזו גרסה מספקת את ההגנה הטובה ביותר? בעניין זה, קיימות שתי שיטות שונות:
- שיטת "שחור-לבן מכסה הכל" (black & white covers all), לפיה רישום סימן מסחר בשחור-לבן יכסה למעשה את כל הצבעים האפשריים ולכן רישום זה יספק את ההגנה הגבוהה ביותר.
- שיטת "מה שאתה רואה, זה מה שיש" (what you see is what you get) המגנה רק על הגרסה בשחור-לבן של הסימן ושום דבר אחר.
- סימני מסחר אירופיים
האיחוד האירופי אימץ לאחרונה כללים חדשים לגבי סימני מסחר בשחור-לבן, אשר עשויים להביא לשינויים משמעותיים בפרקטיקה שלו.
ה-Office for Harmonization in the Internal Market) OHIM) אשר אחראי על רישום סימנים אירופיים הוציא בעניין זה ביום 15 באפריל, 2014, הודעה משותפת על פרקטיקה משותפת לגבי היקף ההגנה של הסימנים בשחור-לבן, אשר נכנסה לתוקף באופן הדרגתי במדינות האחוד עד ליום 16 ביולי, 2014. הכללים החדשים הוכנסו למדריך לרישום סימני המסחר של ה-OHIM ביום 2 ביוני, 2014 ומהווים חלק מתוכנית ההתלכדות אשר נוסדה ביוני 2011, במטרה ליצור מדיניות משותפת בין המשרדים הלאומיים השונים באירופה ולשפר את האפשרות לחזות תוצאות משפטיות עבור בעלי סימני מסחר.
הכללים החדשים יחולו בכל מדינות האיחוד האירופי למעט שוודיה, דנמרק, נורבגיה, איטליה, צרפת ופינלנד.
ההודעה הנ"ל מספקת כללים לגבי סימני מסחר בשחור-לבן (או באפור) בשלושה תחומים: תביעות זכות קדימה, בחינת סימנים דומים והוכחת שימוש בסימן.
- תביעת זכות קדימה
תביעת זכות קדימה לפי אמנת פריז להגנת קניין הרוחני (1883) מיועדת להרחיב את מועד ההגנה של סימן מסחר אשר הוגש לרישום במדינת המקור שלו לבקשה נוספת במדינה אחרת, בכפוף להגשת בקשה לרישום אותו סימן תוך 6 חודשים ממועד ההגשה המקורי.
לפי ההודעה החדשה, ניתן כעת לתבוע זכות קדימה על בקשה קודמת בשחור-לבן (או באפור) לצורך הגשת הגרסה הצבעונית של אותו סימן, בתנאי שההבדלים בצבעים או בקונטרסט הגוונים יהיו "חסרי משמעות".
בטרם קבלת הודעה זאת, ה-OHIM כמו רב המדינות האחרות חברות באמנת פריז, לא היה מקבל תביעת זכות קדימה אשר אינה מבוססת על סימן זהה לחלוטין. לכן, ההודעה החדשה תאפשר ל-OHIM לאשר תביעות לזכות קדימה אשר היה מסרב להן לפני כן.
- בחינת סימנים קודמים דומים
ה-OHIM אינו מיישם בדיקה של סימנים קודמים במהלך בחינת הבקשות לרישום סימני מסחר אירופיים; במילים אחרות, הוא אינו מוסמך לסרב לרשום סימן מסחר על בסיס סימן קודם דומה.
ואולם, אחרי שסימן המסחר התקבל לרישום ופורסם, כל צד מעוניין רשאי להגיש התנגדות או בקשת ביטול על בסיס סימן קודם דומה. הסימן הקודם יכול להיות לא רק סימן אירופי, אלא גם סימן לאומי של אחת המדינות החברות בקהילה האירופית, סימן בינלאומי לפי הסכם מדריד, סימן מבנלוקס, ואף סימן מוכר היטב שאינו רשום.
לפי הכללים החדשים, סימן בשחור-לבן (או באפור) עשוי להיחשב כדומה לסימן בצבע לצורך הבדיקה שמבצעים בהליכים הנ"ל, בתנאי שההבדלים בצבעים או בקונטרסט הגוונים הינם "חסרי משמעות".
ההודעה מגדירה בעניין זה מהו הבדל "חסר משמעות": מדובר בהבדל שצרכן ערני ממוצע יזהה רק כאשר יבחן את שני הסימנים זה לצד זה. במילים אחרות, אם הצרכן אינו מסוגל לזהות את ההבדלים בין שני סימנים כאשר הוא מסתכל עליהם בנפרד, אך רק אם הוא מעיין בהם זה לצד זה, הסימנים יחשבו כדומים מספיק.
- הוכחת שימוש
אין תנאי פורמלי לשימוש על מנת להשיג רישום של סימן מסחר אירופי. אולם ניתן לתקוף סימן מסחר אירופי ולבקש את ביטולו על בסיס אי-שימוש, אם מוכיחים כי לא השתמשו בו באיחוד האירופי ב-5 השנים העוקבות את רישומו או במידה שלא השתמשו בו 5 שנים רצופות.
טרם ההודעה החדשה, שימוש בסימן צבעוני כאשר הסימן רשום בשחור-לבן בלבד, היה עשוי להיחשב שימוש ממשי מאחר שרישום בשחור-לבן היה אמור לכסות את כל הצבעים האפשריים.
לפי ההחלטה המפורסמת אשר ניתנה על ידי בית הדין של האיחוד האירופי ביולי 2013 בפרשת Specsavers International healthcare v. Specsavers ,Asda Stores Ltd – Case C-252/12השימוש הנרחב בסימן בצבע מסוים אף נחשב שימוש ממשי לצורך החלטה בעניין סכנה להטעיית הציבור, למרות שהסימן נרשם בשחור-לבן בלבד.
Specsavers, רשת האופטיקאים הגדולה ביותר בממלכה המאוחדת, הינה בעלת מספר סימנים רישומים אירופיים ובין היתר הסימן המילולי SPECSAVERS והלוגו השחור-לבן שלה 
. אך היא למעשה משתמשת באופן נרחב בסימן שלה בצבע הירוק 
. בית הדין האירופי קבע כי השימוש בסימן הירוק נחשב שימוש ממשי על מנת לקבוע אם קיימת סכנה להטעייה עם הסימן הירוק של המתחרים העיקריים של Specsavers, בעלי רשת הסופרמרקט Asda 
.
על פי הכללים החדשים, שימוש בסימן בצורה שונה מזו שרשומה ייחשב כשימוש ממשי, כל עוד אופיו המבחין של הסימן לא נפגע. למטרה זאת, שינוי בצבע לא ייחשב שינוי אשר פוגע באופיו המבחין של הסימן, בתנאים הבאים:
- המלל/האלמנטים העיצוביים זהים והינם האלמנטים הייחודיים העיקריים.
- הקונטרסט בין הגוונים דומה.
- הצבעים או צירוף הצבעים חסרי אופי מבחין כשלעצמם.
- הצבע אינו התורם העיקרי לאופי המבחין הכללי של הסימן.
דומה כי ההודעה החדשה אינה מתיישרת עם ההחלטה בפרשת Specsavers, אף אם באופן מוזר הפרות סימני מסחר הוצאו מפורשות מתחולת ההודעה.
- ישראל
הגישה "שחור-לבן מכסה הכל" נהוגה בישראל, בה סימני מסחר רשומים בשחור-לבן מספקים כעקרון את ההגנה המקסימלית. לפי סעיף 9 של פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב- 1972, ניתן להגביל סימן מסחר לצבעים מסוימים אך בהעדר הגבלה כזאת, יש לראות את הסימן כאילו הוא רשום לכל הצבעים.
לאחר כניסתה של ישראל למערכת סימני המסחר הבינלאומיים לפי פרוטוקול מדריד ב-2010, רשם סימני המסחר הוציא בפברואר 2012 חוזר על מנת להבהיר את המצב לגבי סימנים בינלאומיים אשר כוללים לסירוגין תביעה לצבעים כחלק מהמאפיינים החשובים של הסימן.
החוזר קבע כי כאשר בקשה לרישום סימן מסחר (בינלאומית או לא) מתייחסת לסימן בצבע, הסימן יחשב באופן אוטומטי כרשום עם הגבלה לצבעים הנכללים בו, אף ללא תביעה מפורשת ביחס לצבעים אלו ו/או תיאור הצבעים; כמו כן, הרשם מאשר בחוזר זה כי כאשר המבקש מתכוון לרשום סימן לכל הצבעים, עליו להגיש בקשה לרישום הסימן שלו בשחור-לבן.
ואולם, במקרה של הפרות, עשויה להיות חשיבות ברישום הסימן בצורה שמשקפת את הצבעים המדויקים בהתאם לשימוש שנעשה בו ולא להסתפק ברישום הגרסה בשחור-לבן.
על פי הפרקטיקה הישראלית, כאשר בוחנים אם שני סימנים דומים עד כדי הטעיה, על למנת לקבוע אם מדובר במקרה של גניבת עין, יש להפעיל את המבחנים הבאים: מבחן המראה והצליל, מבחן הסחורות והצרכנים, ונסיבות העניין. בית המשפט העליון קבע ב-1997 (פיקנטי תעשיות מזון (ישראל) בע"מ נ. אוסם תעשיות מזון בע"מ – רע"א 1400/97), כי אפילו אם יש להתחשב גם בצבעו של הסימן בעניין הפרת סימן מסחר, אין זה צריך להיות השיקול המרכזי.
לכן, על אף השימוש הברור בשיטת "שחור-לבן מכסה הכל" בישראל, יש לנקוט ביתר זהירות בענייני הגנה על סימני מסחר צבעוניים, במיוחד כאשר הצבעים מהווים מאפיין ייחודי של הסימן.
- ארה"ב
בארה"ב, כאשר מגישים בקשה לרישום סימן מסחר בשחור-לבן או באפור, ניתן להוסיף הודעה על פיה "אין תביעה לצבע כמאפיין של הסימן". במקרה כזה, הסימן יכסה את כל הצבעים.
אך כאשר הצבעים מהווים מאפיין מהותי בסימן, כמו בסוליה האדומה של כריסטיאן לובוטין, יש לרשום את הסימן בצבע ולנסח באופן קפדני את התיאור של הצבעים.
הסוליה האדומה של כריסטיאן לובוטין 
נרשמה בהצלחה כסימן מסחר בארה"ב (סימן רשום מס' 3361597) לאחר שהוכח כי הסימן רכש אופי מבחין משני כתוצאה משימוש נרחב. הרישום כלל את התיאור הבא: "הסימן מורכב מסוליה מלכה אדומה בנעל".
אך כאשר איב סאן לורן החל למכור נעליים עם סוליה דומה, בית המשפט האמריקאי קבע כי אין להעניק ללובוטין בלעדיות בכל נעל עם סוליה אדומה, אלא רק כאשר הסוליה האדומה נבדלת מצבעו השונה של החלק העליון של הנעל (Second Circuit Court of Appeals in Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc., 11-3303-cv, – 5.9.2012). כתוצאה מכן, בית המשפט הורה לרשם סימני המסחר האמריקאי להגביל את הרישום של הסוליה האדומה רק "למצבים בהם הסוליה החיצונית מלכה אדומה נבדלת מצבעו של החלק העליון הצמוד של הנעל" ולכן התיאור הנכלל ברישום סימן המסחר תוקן בהתאם.
- אנגליה
טרם הכללים האירופיים החדשים, שיטת "שחור-לבן מכסה הכל" הייתה נהוגה בממלכה המאוחדת.
לאחר פרשת Specsavers, רשות קניין הרוחני הבריטית (IPO) הוציאה בינואר 2014 תדריך מעשי לבית משפט, המאשר כי לצורך הליכי התנגדות או בקשות ביטול "הצבע(ים) בו הסימן המאוחר יותר נמצא או היה עשוי להיות בשימוש ייחשב כגורם רלוונטי כאשר יש לקבוע אם הסימן המאוחר מתחרה בצורה בלתי הוגנת בסימן מוכר קודם". ואולם, אם הסימן רשום בשחור-לבן בלבד ונמצא בשימוש בצבע, והצבעים אינם תורמים לאופיו המבחין של הסימן, לא יתחשבו בצבע כאשר יקבעו לגבי סכנת הטעייה עם הסימן המאוחר יותר.
כעת, יהיה על הממלכה המאוחדת להפעיל את הכללים האירופיים החדשים לגבי בקשות או הליכים אשר הוגשו אחרי ה-15 ביולי, 2014, לפחות לגבי זכות קדימה, סימנים דומים קודמים והוכחת שימוש. יהיה מעניין לראות אם כללים אלו יורחבו להליכי הפרות.
לגבי בדיקת סימנים קודמים, יש לציין כי החל מאוקטובר 2007, ה-IPO אינו בוחן יותר בקשות חדשות ביחס לסימנים אחרים, אלא רק מעביר הודעה למבקש לגבי סימנים קודמים דומים אפשריים, על מנת לתת לו את ההזדמנות לתקן את פרטת הסחורות והשירותים או למשוך את בקשתו. לאחר מכן, אם הבקשה מתקבלת לרישום ומתפרסמת, ה-IPO מעביר הודעה לבעלי הסימנים הקודמים על מנת לתת להם את ההזדמנות להגיש התנגדות. לכן, הכללים החדשים האירופיים יחולו על בדיקת סימנים קודמים רק במסגרת הליכי התנגדות ולא במהלך הבחינה.
- צרפת
מאחר שהמשרד הצרפתי (INPI) לא השתתף בתוכנית ההתלכדות האירופית במסגרת ההודעה החדשה לגבי הסימנים בשחור-לבן, החוק הצרפתי ימשיך לחול על הסימנים בשחור-לבן המוגשים או הרשומים בצרפת.
סעיף L.711-1 לחוק הצרפתי לקניין הרוחני מספק הגדרה של האותות הכשירים לרישום כסימני מסחר ורשימת דוגמאות אשר מכילה באופן מפורש "סידורים, הרכבים וגוונים של צבעים".
כאשר ברצון המבקש לכלול את הצבעים במנגנון ההגנה על הסימן הרשום, עליו לתבוע את הצבעים האלו כחלק מהסימן, למשל בעזרת קוד פנטון. הפסיקה הצרפתית דורשת בעניין הזה תיאור ברור ומדויק של גוון הצבע הנתבע (Candia – CA Paris – 25/11/1998).
גם בצרפת, ניסה לובוטין להגן על רישום הסוליה האדומה שלו והגיש תביעה כנגד חברת זארה. אולם, בית המשפט הגבוה הצרפתי קבע בסופו של דבר ביום 30 במאי, 2012, כי לא הצורה ולא הצבע של סוליית הנעל במחלוקת הוצג בצורה מתאימה באמצעות תיאור גרפי המאפשר זיהוי ויזואלי, ולכן אישר את פסק הדין אשר קבע כי סימן המסחר אינו כשיר לרישום מחמת העדר אופי מבחין (Cass / Com May 30, 2012 – Case No 11-20724).
סיכום
היתרונות והחסרונות של הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בשחור-לבן או בצבע עשויים להשתנות בצורה ניכרת לפי המדינה, מה שלא מקל על קביעת אסטרטגיית הגשה למותגים בינלאומיים.
ברור כי בעולם מושלם, יש לרשום את כל הגרסאות האפשריות של הסימן. אך זאת עובדה כי נסיבות תקציביות מונעות לעיתים קרובות רישום כזה.
הכללים האירופיים החדשים עלולים לצמצם את ההגנה הניתנת לסימנים רשומים בשחור-לבן ולחייב בעלי מותגים לעבור בקפדנות על פורטפוליו סימני המסחר שלהם ואולי להגיש בקשות נוספות על מנת להגן על הסימנים הצבעונים שלהם.
על מנת להחליט בעניין, יש להתחשב בעיקר בשימוש שנעשה או שיעשה בסימן, למשל: האם הצבעים מהווים מאפיינים ייחודים של הסימן? האם יש להם אופי מבחין גבוה? מהם האלמנטים הוויזואליים האחרים של הסימן? האם עשויים להשתמש בצבעים אחרים? מתי ואיפה הסימן יופיע רק בשחור-לבן? וכו'