En Israël, lorsque des demandes de dépôt de marques similaires sont déposées, pour des produits ou services similaires, une procédure contentieuse est ouverte entre les demandes rivales. Dans une telle situation, il est possible soit de présenter des arguments, soit de tenter d’obtenir un accord avec la partie adverse ou de procéder de façon contentieuse afin de laisser le soin au Directeur du Registre de déterminer quelle marque a la priorité.
La demande d’enregistrement de la marque « Bon Achat » (en hébreu) a été déposée le 15 avril 2012 et la demande d’enregistrement de la marque «Bon Achat! (Logo) » (en hébreu) le 14 juin 2012, toutes deux en classe 35 concernant des services similaires. Une procédure contentieuse a été ouverte entre les deux demandes, puis les parties ont décidé de présenter leurs preuves respectives et une audience s’est tenue devant la juge.
Les trois tests qui sont utilisés afin de déterminer la préférence pour une marque dans une procédure contentieuse, sont les suivants : la date de dépôt des demandes de marques, l’utilisation des marques précédant et suivant les dates de dépôt et la bonne foi des parties.
Le test de la date du dépôt de la demande a un poids mineur et est d’importance secondaire, en particulier lorsqu’il ne s’agit que d’une différence de deux mois. Concernant le test de l’étendue de l’utilisation des marques, la juge a considéré que, selon les preuves apportées par les parties, l’utilisation de la marque « Bon Achat » (en hébreu) a débuté bien avant celle de la marque «Bon Achat! (Logo) » (en hébreu), à savoir en 2004 par rapport à 2011.
La juge a estimé que le troisième test, le test de la bonne foi, était au centre de l’affaire dans la procédure et qu’il convenait de déterminer si l’une des parties avait eu l’intention de tirer profit de la réputation acquise par son adverse. Ce test est appliqué en deux étapes, l’étape du choix de la marque et l’étape de l’utilisation de la marque. À ces deux étapes, la juge a considéré que le poids des preuves penchait en faveur du demandeur de la marque « Bon Achat » (en hébreu). De plus, considérant la mauvaise foi du demandeur de la marque «Bon Achat! (Logo) » (en hébreu) et la confusion créée dans le public entre les deux marques, il était impossible d’appliquer la compétence attribuée au Directeur du Registre d’autoriser l’enregistrement parallèle des deux marques.
En conséquence, la juge a ordonné la poursuite de l’examen de la marque « Bon Achat » (en hébreu) et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque «Bon Achat! (Logo) » (en hébreu).