Pour la première fois en Israël, l’Office des Brevet a rendu une décision concernant la possibilité de déposer la forme d’un bâtiment en tant que marque.
La décision a été rendue par l’Office le 16 Septembre 2015 au sujet d’une demande de marque (nº 239676) déposée par le Groupe Azrieli, une chaine israélienne renommée de centres commerciaux, pour l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle représentant la structure suivante d’un bâtiment :
Deux centres commerciaux ont déjà été construits en Israël comprenant une telle structure qui constitue en réalité l’entrée du centre commercial, l’un à Saint Jean d’Acre et l’autre à Kyriat Ata. Voici une photo du centre commercial de Kyriat Ata :
La demande a été déposée le 31 juillet 2011 en classes 6, 19, 35, 36, 37 and 43. La marque a été refusée par l’examinateur pour son absence de caractère distinctif et une audience s’est tenue à la requête du demandeur le 28 mai 2014. Le demandeur a présenté ses preuves concernant l’usage de la marque.
Conformément à la circulaire du directeur du registre nº 032/015 du 16 mars 2015, il est possible d’accorder l’enregistrement d’un signe tridimensionnel en tant que marque uniquement dans des cas exceptionnels et lorsqu’il est prouvé par des éléments matériels que les trois conditions suivantes cumulatives sont remplies :
1. Le signe fonctionne effectivement en tant que marque.
2. La marque n’a pas de rôle esthétique ou fonctionnel.
3. La marque a acquis un caractère distinctif du fait d’un usage intensif important.
En Israël, les œuvres architecturales sont protégées par la loi sur les droits d’auteurs de 2007. Une œuvre architecturale est définie comme étant « un immeuble ou toute autre construction, ainsi qu’un modèle d’immeuble ou une construction comme mentionnés ». Les droits d’auteur protègent une œuvre contre les duplications pour une durée limitée (la durée de vie ainsi que 70 après le décès de son auteur), contrairement à la marque déposée qui est protégée pour une durée illimitée. Les droits d’auteur en Israël ne sont sujets à aucun dépôt, par opposition aux marques qui doivent soit être déposées, soit faire l’objet d’une notoriété établie (« well-known trademarks »), et qui sont vulnérables à une annulation pour absence d’usage.
Donc, contrairement aux droits d’auteurs, accorder les droits d’une marque à un signe tridimensionnel revient à accorder l’exclusivité d’usage d’une telle marque à son propriétaire pour une durée illimitée.
La juge se réfère dans sa décision à l’arrêt de la cour suprême israélienne du 23 mars 2008 dans l’affaire Toffifee (August Storck KG c. Alpha Intuit Food Products Ltd. (appel civil nº 11487/03), qui a établi les principes suivants concernant les marques tridimensionnelles :
1. La règle est que le moyen adéquat afin de protéger la forme tridimensionnelle des produits ou de leur emballage est d’enregistrer un dessin ou modèle.
2. Une marque tridimensionnelle ne peut être enregistrée en tant que marque sur la base d’un caractère distinctif inhérent.
La juge poursuit en rappelant que les immeubles peuvent être enregistrés et protégés en tant que dessins ou modèles selon l’ordonnance sur les brevets, dessins et modèles de 1924 (dans la classe 25.03 concernant les « maisons, garages et autres bâtiments »). Selon l’article 7 de la loi sur les droits d’auteur, il ne peut y avoir de droits d’auteur sur un dessin ou modèle, à moins que celui-ci ne soit pas destiné à une production industrielle. Cette disposition a pour objet d’empêcher une double protection des créations protégées en tant que dessins ou modèles.
La juge note qu’il n’existe pas de disposition légale similaire concernant une double protection par les droits d’auteur et la marque. Les droits d’auteur peuvent même être invoqués dans une opposition à l’enregistrement d’une marque (décision du directeur du registre du 1er décembre 2013 dans l’affaire Abraham Berman et GB Clothing LLC c. G.B. Hassidic Clothing Ltd).
L’article 1 de l’ordonnance israélienne sur les marques de 1972 prévoit expressément qu’un signe peut être bidimensionnel ou tridimensionnel. Mais tous les signes ne sont pas des marques et une marque est définie comme « un signe utilisé, ou destiné à être utilisé par une personne concernant les biens qu’il fabrique ou commercialise ». La marque doit remplir toutes les conditions prévues par l’ordonnance afin d’être acceptée à l’enregistrement; en d’autres termes, elle doit être distinctive. Le caractère distinctif d’une marque, qui permet de distinguer entre les produits du propriétaire de la marque et ceux de ses concurrents, peut être soit inhérent soit acquis.
Selon la pratique israélienne, une marque tridimensionnelle ne peut pas avoir de caractère distinctif inhérent et donc l’acquisition de son caractère distinctif doit être établie afin d’obtenir son enregistrement.
Le demandeur se réfère aux décisions rendues par l’office américain et à la loi Lanham, qui autorisent à enregistrer les travaux architecturaux en tant que marques fédérales lorsque le bâtiment « est utilisé de façon à ce qu’il puisse être perçu en tant que marque ».
Par exemple, le musée Guggenheim de New York a obtenu l’enregistrement de quatre marques dans différentes classes de produits et services concernant la forme cylindrique de son bâtiment (vues de l’extérieur et de l’intérieur).
Toutefois, la juge rappelle qu’aucune conclusion ne peut être tirée des décisions rendues à l’étranger en matière de marques lorsqu’il est question d’interprétation des lois israéliennes sur les marques.
Les preuves soumises par le demandeur afin d’établir que la forme du bâtiment est utilisée en tant que marque ne sont pas suffisantes aux yeux de la juge. Elle note à cet égard que le matériel publicitaire soumis inclut une représentation bidimensionnelle du bâtiment et non pas la marque tridimensionnelle revendiquée.
La juge rappelle que « c’est la perception du consommateur ordinaire qui détermine si la marque revendiquée fonctionne en tant que marque de service » (Standard Oil Co., 275 F.2d 945, 125 USPQ 227). Un tel usage doit être continu et global afin de transformer un signe en marque de commerce. Cependant, puisqu’il n’a pas été établi que la forme du bâtiment fonctionne en tant que marque, il n’y a pas lieu d’examiner si la marque a acquis un caractère distinctif.
En tout état de cause, la juge note que la seule existence de deux centres commerciaux possédant une telle structure, parmi les nombreux centres commerciaux construits en Israël par le Groupe Azrieli, n’est pas suffisante pour établir la reconnaissance de la marque par le public.
Le sondage soumis par le demandeur montre que 58% des israéliens reconnaissent la forme du bâtiment comme faisant partie d’un centre commercial du demandeur. Toutefois, cela ne prouve pas que le bâtiment soit utilisé en tant que marque permettant de distinguer les biens et services du demandeur de ceux des autres. Dans l’opinion de la juge, la principale finalité de la forme d’un bâtiment est de servir de bâtiment et non pas de marque de commerce et c’est ainsi que le public le perçoit, c’est-à-dire comme étant la forme d’un bâtiment.
La juge note en suite que le sondage a été effectué uniquement dans des villes du nord d’Israël, là où sont situés les deux centres commerciaux existants. De plus, la première question du sondage était clairement une question orientée : « Vous êtes-vous rendu dans un centre commercial dans votre zone de résidence durant ces derniers six mois? ». De surcroît, l’image présentée aux participants n’était pas la forme revendiquée, mais la structure entière du centre commercial avec la forme de son entrée. La juge mentionne que les personnes interrogées auraient identifié de la même façon leur maison, leur école ou le supermarché où ils font leurs courses.
La juge estime que cela ne permet pas d’établir que la forme du bâtiment fonctionne en tant que marque, particulièrement en ce qui concerne les produits inclus dans la demande ; la marque a en effet été déposée en classe 6 pour « des structures faites de métaux simples et leurs alliages, y compris l’aluminium et/ou autres matériels de construction ou le fer et autres éléments de produits métalliques utilisés dans le bâtiment et la construction de structures » et en classe 19 pour « des structures faites de matériaux non-métalliques, y compris de matériaux de construction, de verre, de tuyaux et autres matériaux ».
De plus, la juge considère que a forme du bâtiment n’est pas unique en Israël et mentionne une autre structure de bâtiment similaire existante, celle du musée de la science de Rehovot à l’institut Weizman :
Dans ses conclusions, le demandeur déclare que nous sommes en présence d’une marque qui trouve son expression dans la forme d’un bâtiment. Du fait que la protection en tant que marque soit demandée concernant des produits de constructions en classes 6 et 19, l’objectif serait d’empêcher les tiers de construire un bâtiment ayant la même forme. La juge note que les droits d’auteur sur une œuvre architecturale garantissent exactement la même protection et qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’accorder l’enregistrement dans ces classes.
Quant aux services couverts par la demande de marque, le demandeur n’a pas réussi à établir que le public identifie la représentation tridimensionnelle du bâtiment en tant que marque de service. La juge cite une décision de l’Office européen (OHMI) établissant « qu’en général les consommateurs ne perçoivent pas la forme d’un produit comme indiquant une source de fabrication particulière » (Demande nº 8622367 SHK/2476/S64.13 Roger Zogolovitch T/A Dolidspace (18.4.2011)).
En conséquence, la demande est rejetée.
L’intérêt de cette décision est que l’Office israélien ne rejette pas la possibilité d’accepter l’enregistrement de la forme d’un bâtiment en tant que marque dans des conditions exceptionnelles. Cependant, il semble difficile d’obtenir un tel enregistrement concernant des produits de construction.
Afin de satisfaire les deux critères d’une utilisation en tant qu’indication de source et de l’acquisition d’un caractère distinctif par un usage intensif et continu, il convient d’apporter la preuve que la forme du bâtiment est clairement identifiée par le public comme étant la source des produits ou services fournis.
À cet égard, il est certain que la forme des deux centres commerciaux du Groupe Azrieli dans le nord d’Israël est bien loin de la forme cylindrique mondialement reconnue du Musée Guggenheim à New York.