La classification internationale de Nice des produits et des services (10ème édition), qui s’applique aux marques communautaires (CTM), comprend des intitulés généraux de classes donnant une description générale du domaine des produits et services dans les 45 classes existantes, ainsi qu’une liste alphabétique de tous les produits et services couverts par ces classes.
Contrairement à certaines juridictions comme les États-Unis ou Israël, l’office européen (OHMI) accepte habituellement les libellés généraux de produits/services dans les demandes de dépôt de marques, y compris les intitulés généraux de classes, sans aucune exigence concernant l’utilisation exacte de la marque.
L’OHMI a publié le 20 novembre 2013 une « communication commune », fournissant une liste des intitulés généraux de classe qui sont considérés comme n’étant pas suffisamment clairs et précis et ne sont donc plus acceptables.
Le manuel de l’OHMI sur les pratiques en matière de marques a été mis à jour afin de refléter ces changements. Cette mise à jour est entrée en vigueur le 2 décembre 2013 avec le lancement du nouveau site internet de l’OHMI. Le nouveau site présente un système électronique de dépôt modifié comprenant des libellés de produits et de services approuvés à l’avance que le demandeur peut sélectionner, et qui seront acceptés de façon automatique par l’office européen.
La mise à jour du manuel fait suite à l’arrêt rendu par la Cour Européenne de Justice en juin 2012 dans l’affaire IP TRANSLATOR. Cet arrêt avait déterminé que l’utilisation de libellés généraux de classe ne couvrait pas tous les produits et services compris dans la liste alphabétique d’une classe spécifique. Cette affaire était liée à la demande de dépôt de la marque IP TRANSLATOR au Royaume Uni, comprenant le libellé général de la classe 41 « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles ». Le directeur du registre britannique a estimé que la marque était dénuée de caractère distinctif, considérant que l’utilisation du libellé général couvrait tous les services inclus en classe 41, y compris les services de traduction. L’affaire a été renvoyée à la CJUE, qui a décidé que les intitulés généraux étaient acceptables à condition d’être suffisamment « précis et clairs » et que ces intitulés ne couvraient pas tous les produits/services inclus dans la liste alphabétique d’une classe.
L’arrêt IP TRANSLATOR a engendré une certaine confusion sur l’interprétation des pratiques de l’OHMI concernant les intitulés généraux de classe et des discussions ont été entreprises afin de conclure un accord sur les libellés généraux qui ne remplissent pas les conditions de clarté et de précision déterminées par l’arrêt IP TRANSLATOR.
Le Manuel remis à jour fournit une liste des 11 indications générales qui ne sont plus considérées comme suffisamment claires et précises et ne sont donc plus acceptables, qui sont les suivantes (en caractères gras)
- Classe 6: Produits métalliques non compris dans d’autres classes
- Classe 7: Machines
- Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes
- Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes
- Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres
classes - Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes
- Classe 20: Produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques - Classe 37: Réparation
- Classe 37: Services d’installation
- Classe 40: Traitement de matériaux
- Classe 45: Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus
Concernant les termes « produits en » ou « produits en ces matières », il convient de préciser la nature des produits et pas seulement de quelle matière ils sont fabriqués. Tout service de vente en classe 35 concernant un des produits mentionnés ci-dessus, sera également inacceptable. Concernant les services de « réparation » et d’ « installation », il convient de mentionner la nature des produits devant être réparés ou installés. Quant au « traitement de matériaux », la nature du traitement et des matériaux doit être précisée.Les 186 intitulés généraux de classe restants de la convention de Nice restent acceptables.
De plus, le manuel remis à jour précise que les demandes du type « tous les produits/services inclus dans cette classe » ou « tous les produits/services de la liste alphabétique de cette classe », sont inacceptables.
En conséquence, il convient d’accorder la plus grande attention à la rédaction des libellés de produits et services dans une demande CTM, tout en gardant à l’esprit qu’une marque CTM incluant une liste plus large que l’usage effectif de la marque, risque d’exposer inutilement la marque à des actions en déchéance ou des opposition.