En Israël, la soumission d’un accord de coexistence n’est pas toujours suffisante afin de permettre l’enregistrement de deux marques similaires à l’office des brevets. Le directeur du registre n’a en réalité pas l’obligation d’annuler une objection basée sur un conflit avec une marque antérieure ou une procédure contentieuse entre des demandes de marques similaires, du fait de la soumission d’accords de coexistence ou de lettres de consentement. Il peut refuser de le faire quand il considère que l’enregistrement parallèle des marques est susceptible d’engendrer une confusion dans l’esprit du public.
Biosensors Europe SA est la filiale suisse d’un groupe international singapourien actif dans le domaine des produits cardiologiques. Biosensors a déposé le 31 juillet 2011 deux demandes de dépôt des marques “Biomatrix Flex” et “Biomatrix”, toutes les deux pour des “Equipements médicaux, en particulier, des stents et stents diffuseurs de médicament” en classe 10. Les demandes ont été acceptées et publiées pour opposition le 31 Juillet 2012.
Le 1er août 2012, la société israélienne Biometrix Ltd., active dans le domaine du développement, la production et commercialisation de matériel médical innovant, a déposé deux demandes de dépôt de la marque “Biometrix” (marque verbale et marque semi-figurative) en classe 10, pour différents instruments cardiologiques tels que des cathéters, des système de surveillance ou de drainage, des accessoires pour angiographie et autres équipements, tout en excluant expressément les stents de la liste des produits.
Au même moment, Biometrix déposait une requête en vue de l’examen accéléré des demandes, tout en joignant une déclaration établissant les raisons de la demande comme exigé par l’article 22(c) du décret israélien sur les marques. Dans cette déclaration, le président de la société soutenait que le dépôt des marques était exigé de façon urgente du fait qu’il ait été informé que des produits médicaux munis d’une marque similaire étaient sur le point d’être introduits sur le marché israélien.
L’examinateur a répondu à la demande d’examen accéléré de Biometrix en l’informant de la publication récente des marques de Biosensors, “Biomatrix Flex” and “Biomatrix” et l’avertissant que, faute d’opposition à l’enregistrement de ces marques, il serait contraint d’émettre une objection fondée sur l’existence de marques antérieures à l’encontre du dépôt des marques “Biometrix”, conformément à l’article (9) de la loi israélienne sur les marques. Biometrix a suivi les recommandations de l’examinateur et a donc formé opposition aux marques de Biosensors.
En même temps, Biometrix et Biosensors débutaient des négociations afin de parvenir à un accord réciproque sur la coexistence des marques en Israël. Les parties sont parvenues à un accord à cet égard, dont elles ont déposé une copie à l’office des brevets le 24 mars 2013, tout en demandant de retirer le terme “équipement médical” de la liste des produits inclue dans les demande de dépôt des marques “Biomatrix”.
La juge a alors demandé aux parties de présenter leurs preuves et d’exposer leurs arguments afin de démontrer que le dépôt simultané des marques “Biomatrix” and “Biometrix” n’est pas susceptible d’engendrer la confusion dans l’esprit du public.
Biosensors a expliqué dans sa déclaration que la marque “Biomatrix” est exclusivement destinée à des stents, c’est-à-dire des instruments médicaux implantés dans le corps des patients par un processus cardiologique invasif (angiographie), alors que les produits de Biometrix sont des instruments médicaux qui ne sont pas implantés. Les appareils de Biosensors sont utilisés seulement par des équipes médicales spécialisées en cardiologie et sont commercialisés uniquement à des professionnels. Biosensors a ajouté que les consommateurs n’avaient jamais fait aucune confusion entre les produits respectifs des parties.
Biometrix a établi dans sa déclaration que sa marque est apposée sur des produits médicaux innovateurs destinés à des unités de soins intensifs ou des blocs opératoires, et que la société n’avait jamais commercialisé de stents. Biometrix a ajouté que les deux marques coexistent sur le marché israélien depuis 5 ans et qu’aucun consommateur n’a jamais fait parvenir par erreur une demande concernant les produits de Biosensors.
Dans sa décision du 23 février 2014, la juge a expliqué que l’enregistrement parallèle de marques similaires est autorisé par l’article 30(a) de la loi israélienne sur les marques, qui établit que: “Lorsque le directeur du registre est convaincu que les marques sont utilisées de façon parallèle dans la bonne foi, ou lorsqu’il existe d’autres circonstances particulières qui justifient dans son opinion l’enregistrement de marques identiques ou similaires concernant les mêmes produits ou libellés de produits par plus d’un propriétaire, le directeur du registre peut permettre un tel enregistrement, sous réserve des conditions et limitations qu’il estime nécessaire le cas échéant.”
L’élément relatif à la bonne foi est crucial en cas d’usage parallèle et la juge a estimé que les parties n’avaient pas agi de mauvaise foi dans le cas présent.
La juge a ensuite analysé les différences entre les marques, établissant que la seule différence entre les marques “Biomatrix” et “Biometrix” résidait dans le “e” et le “a”, alors que le préfixe “bio” est descriptif. De plus, dans l’opinion de la juge, le rajout de l’élément descriptif “Flex” à la marque “Biomatrix” et le degré figuratif minimal du logo 
ont peu d’influence sur l’expression similaire des marques.
De surcroit, la juge a noté que les produits concernés ne sont pas suffisamment différents et que les consommateurs sont susceptibles de penser qu’ils ont la même origine. La juge a cité en support de ses arguments, la déclaration apportée par Biometrix en faveur d’un examen accéléré de ses marques, selon laquelle il s’agit de produits en classe 10 qui sont tous des produits médicaux destinés à sauver des vies et l’utilisation d’une marque similaire sur de tels produits est susceptible de causer de graves dommages au demandeur. Cette utilisation par la juge des propres prétentions de Biometrix dans la procédure d’examen accéléré dans le cadre de la procédure ultérieure d’opposition est très intéressante.
Dans sa décision, la juge a ajouté que les produits concernés étaient similaires, qu’ils étaient commercialisés par des moyens de distribution semblables à un groupe de consommateurs similaire (professionnels de la santé).
De plus, les parties n’ont pas démontré que les marques étaient enregistrées en parallèle dans une autre juridiction. La juge a également souligné que, du fait que Biometrix n’ait pas apporté de preuve substantive concernant l’utilisation de sa marque, elle n’était pas en mesure de prendre une décision à propos de l’argument selon lequel les marques coexistent sur le marché israélien depuis 5 ans sans aucune confusion dans l’esprit du public.
En conséquence, la juge n’a pas été convaincue que l’enregistrement concomitant des marques “Biomatrix” and “Biometrix” ne causerait aucune confusion dans l’esprit du public et a demandé à Biosensors de présenter sa plaidoirie afin que la procédure d’opposition puisse se poursuivre.
Cette décision est en conformité avec la pratique israélienne concernant les marques, selon laquelle le directeur du registre n’est pas contraint d’accepter l’enregistrement simultané de marques similaires portant à confusion, particulièrement lorsqu’un tel dépôt est susceptible d’induire en erreur le public. Dans ce cas, la protection de l’intérêt public a la priorité sur un accord liant des parties privées.